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最高裁平成７年３月７日第３小法廷判決

論点

拒絶審決取り消し訴訟は、拒絶査定不服審判の請求人が複数いるときに、単独でできるのか？

事実関係

・甲と乙とが、共同で実用新案登録出願をした。

・審査官は、進歩性違反で拒絶査定をした。

・甲と乙は、共同で拒絶査定不服審判を請求した。

・審判官は、拒絶審決をした（理由：進歩性違反）。

・甲が単独で審決取り消し訴訟を提起した。

・東京高裁は、甲が単独で審決取り消し訴訟を提起することは適法とした。そして、引例の理解が誤りとして審決を取り消すべきと判決した。

・特許庁長官が、上告した。

本判決の結論

・破棄自判

・判旨（現行法に合わせて改変）

「実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである（最高裁昭和五二年（行ツ）第二八号同五五年一月一八日第二小法廷判決・裁判集民事一二九号四三頁参照）。

けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである。

実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている（同法４１条の準用する特許法１３２条３項）のも、右と同様の趣旨に出たものというべきである。

そうすると、本件訴えを適法とした原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響することが明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

そして、前記説示に照らせば、被上告人の本件訴えは不適法として却下すべきである。

解説

最高裁は、以前から、拒絶審決の審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟と解してきました。

本判決で、最高裁は、改めて、固有必要的共同訴訟であることを強調しました。

なお、破棄された東京高裁の判決は、保存行為説を採用していました。

これは実案登録を受ける権利（特許を受ける権利）の財産的性質を重視したことによります。

すなわち、自己の財産的利益を防御するための手続的機会を与ようとする考え方です。

本件は、実用新案権者である原告が実用新案権の侵害を理由として被告に損害賠償を請求したところ、被告が無効の抗弁を主張し、原告がこの無効の抗弁に対して、訂正により無効の抗弁が排斥される旨の主張（対抗主張）をした民事訴訟です。

この対抗主張（以下、「訂正の主張」とする）は、訴訟上の再抗弁に位置づけられると解されているところ、近年、この再抗弁の要件事実について言及する裁判例が蓄積しつつあるので紹介します。

Ⅰ　本判決の事実および争点

１．事実

原告	被告	被告補助参加人
Ｈ5.11.26　出願
Ｈ10.3.2　登録
	Ｈ18.11.?? ～ 12.31 被告製品を譲渡
Ｈ19.1.19　訂正審判請求
Ｈ19.3.20　訂正審決（後日、確定）
（Ｈ19.??.??.　侵害訴訟の提起？）
		Ｈ19.８.1５ 無効審判請求
Ｈ19.11.15　訂正請求① (訂正請求②により、後に取下擬制される)		≪無効審判に係属≫
Ｈ20.3.4　訂正請求②
		Ｈ20.10.2　訂正請求②が 認められた上で無効審決
Ｈ20.??.??　高裁へ審決取消訴訟を提起
≪審決取り消し訴訟に係属≫	Ｈ21.2.27　侵害訴訟 について棄却判決

２．争点

(1) 「被告製品が本件考案の構成要件を充足するか」
(2) 「本件登録実用新案が実用新案登録無効審判により無効にされるべきものと認められるか」
(3) 「本件訂正請求が認められることにより，本件考案の無効理由が解消され，本件考案に係る本件実用新案権の行使が許容されるか」

Ⅱ　本判決における裁判所の判断

争点１　被告製品は本件考案の技術的範囲に属し、その譲渡行為は実用新案権を侵害するとした。

争点２　本件考案は，実用新案法３条２項の無効理由を有し、権利行使は制限されるとした。

争点３　本件訂正請求によって，被告及び補助参加人らが主張する無効理由は解消されないとした。

結論　　下記の判旨に記載の、訂正の主張の要件事実①および③を検討することなく棄却判決。

Ⅲ　訂正の主張に関する裁判例

１．キルビー事件（最判平12年4月11日平成10年(オ)第364号）
最高裁は判決文中で、「特段の事情」として「訂正審判の請求がされていることなど」を例として挙げた。この「特段の事情」の趣旨は、成文化された無効の抗弁でも引き継がれたものと解されている 。

２．１０４条の３施行後の裁判例
訂正の主張の要件事実を述べた他の裁判例に、〔多関節搬送装置事件〕（東京地判平成19年2月27日判夕1253号241頁）、[半導体素子搭載用基板事件]（東京地判平成19年9月21日平成18(ワ)1223号）、〔現像ブレードの製造方法事件〕（東京地判平成20年11月28日平成18(ワ)1223号）がある。これらの裁判例は、いずれも本判決と同旨の要件事実を述べているが、本判決と同様に、それらを要件とする理由は述べられていない。

３．ナイフの加工装置事件（最判平成２０年４月２４日平成１８年（受）１７７２号）
この判決により、無効主張を否定し又は覆すために、訂正を理由とする無効主張に対する主張をなしえることが最高裁により確認された 。この事件は本判決文中で引用されている（判旨参照）。

Ⅳ　判旨

争点（3）について
「実用新案権による権利行使を主張する当事者は，相手方において，実用新案法３０条，特許法１０４条の３第１項に基づき，当該実用新案登録が無効審判により無効にされるべきものと認められ，当該実用新案権の行使が妨げられるとの抗弁の主張（以下「無効主張」という。）をしてきた場合，その無効主張を否定し，又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）をすることができると解すべきである（最高裁判所平成１８年（受）第１７７２号同２０年４月２４日第一小法廷判決参照）。
本件において，被告及び補助参加人らは，本件考案が，・・・無効理由を有しているとして，無効主張をしており・・・その無効主張を認めることができる。また，本件登録実用新案の実用新案登録無効審判事件においては，・・・本件訂正請求を認めつつ，本件訂正考案についての実用新案登録を無効とする旨の審決がされたが，同審決が確定したことを認めるに足りる証拠はない。
このような事情の下で，原告は，本件訂正請求により，上記の無効理由が解消される旨の対抗主張をしているところ，当該主張については，上記の無効主張と両立しつつ，その法律効果の発生を妨げるものとして，同無効主張に対する再抗弁と位置付けるのが相当である。そして，その成立要件については，上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害することによって請求原因による法律効果を復活させ，原告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効果が生じることに照らし，原告において，その法律効果発生を実現するに足りる要件，すなわち，①原告が適法な訂正請求を行っていること，②当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること，③被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属することを主張立証すべきであると解する。」

Ⅴ　論点に関する学説

１．訂正の主張の可否

下級審の裁判例は、無効の抗弁に対する訂正の主張を認めている 。これに異論を述べる学説は見当たらない。学説が訂正の主張を認める論拠は、（1）実効性ある紛争解決の実現（2）審級の利益や上級審への負担の考慮（3）再審請求の可能性の増加を防止すること等である 。

２．訂正の主張の訴訟上の位置づけ

訂正の主張を、無効の抗弁に対する再抗弁とする説が通説である 。その論拠は、(1)「訂正後の特許が無効理由を有しない」という事実は「訂正前の特許が無効理由を有する」という抗弁事実と両立すること（2）無効の抗弁の法律効果の否定につながることである 。

３．再抗弁の要件について

以下、便宜的に訂正審判の請求と無効審判における訂正の請求をまとめて「訂正請求等」とする。

要件①：適法な訂正請求等を行っていること

ⅰ）適法性については、当然必要であると解されている。ただし、独立特許要件が問題となる場合の特許要件の充足性についての主張立証責任の分配については検討の余地があるとされる 。

ⅱ）訂正請求等を行っていることが必要か否かは、以下のように学説が分かれる。

「訂正請求等を不用とする説」
この説の論拠は、（1）被疑侵害者が無効審判の請求をすることなく無効の抗弁ができることとのバランス(2)訂正の請求等には時期的制限、共同請求の制限及び専用実施権者等の承諾をとる必要があること （3）単なる名目的な訂正の請求等が行われる可能性があること （4）訂正請求等の負担を特許権者に強いることになること等である。

「訂正請求等を必要とする説」
この説の論拠は、(1)訂正後の特許請求の範囲の無効理由の判断のため、訂正後の特許請求の範囲を明確にする必要があること（2）侵害訴訟は原告の権利行使に起因するのだから訂正を請求する必要を甘受すべきであること 等である。この説はさらに２つに分かれる。

―　訂正請求等の確定も必要とする説
この説の論拠は、訂正請求等が確定する前の判断は、上訴による取消しや、再審の対象となる可能性があり法的安定性を欠くことである 。

―　訂正請求等の確定までは要しないとする説
この説の論拠は（1）訂正が確定したからといって、未だ無効になる可能性はあり、真に法的安定性が実現するわけではないこと（2）訂正請求等により無効理由が解消すると見込まれる場合にまで確定を要することは迅速な紛争解決に寄与しないこと等である 。

要件②：訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること
この要件の存在に関して異
論を述べる学説は見当たらない。ただし、無効理由の主張立証責任の分配については検討の余地があるとされる 。

要件③：被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること
この要件に関しては、結論として訂正の主張の要件にしてよいとする意見が有力なようである。しかし、要件事実論の観点から、議論の余地があるという意見がある 。すなわち、上記要件①②を立証すれば、特許法第104条の３の文言「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」を否定できると考えられるため、訂正の主張の要件としては不要ではないかという意見である。

事件名

半サイズ映画フィルム録音装置事件

論点

旧・特許法は、１０条で、２以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願にできるという規定でした。

そこで、「２以上の発明」の、「発明」という文言は、特許請求の範囲の発明をいうのか、発明の詳細な説明や図面の発明も含むのか、これが論点になりました。

事実関係

・出願人は、原出願を出願し、出願公告された。
・出願人が、原出願の明細書に書かれた発明を、分割出願した。
・特許庁は、拒絶審決をした。
（特許庁は、出願公告後に特許請求の範囲を変えようと思うと、せまい範囲で訂正するしかないのに、公告後に明細書から分割を認めると、広い範囲で訂正したことと同じことになり、訂正の制度が無意味になる、と言いました。）

・出願人が出訴

・東京高裁は、請求を認容し、審決を取り消しました。
・特許庁長官が上告

本判決の結論

・棄却

・判旨（長いので、まとめました）

願書に添付した明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明であつても、その要旨とする技術的事項のすべてがその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されているならば、右明細書の発明の詳細なる説明ないし右願書に添付した図面に記載されているものであつても差し支えない、と解する。

なぜなら、

①特許制度の趣旨が、産業政策上の見地から、自己の発明を特許出願により公開することにより産業の発展に寄与した発明者に対し、公開の代償として、第三者との間の利害の適正な調和をはかりつつ発明を一定期間独占的、排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするにあり、

②また分割出願の制度を設けた趣旨が、特許法のとる一発明一出願主義のもとにおいて、一出願により二以上の発明につき特許出願をした出願人に対し、右出願を分割するという方法により各発明につきそれぞれその出願の時に遡つて出願がされたものと看做して特許を受けさせる途を開いた点にあること、③他に異別の解釈を施すことを余儀なくさせるような特段の規定もみあたらないからである。

背景

当時は２９条の２がなかったので、明細書に書いた発明が、後願の出願人に権利化される場合がありました。

なので、先願の出願人に分割を認めて、先願の出願人が権利化できるチャンスを与えるほうがよかったようです。

解説

「２以上の発明を包含する特許出願」が何を意味するかは、現行法の解釈にも意義を有するもので、
現行法４４条の、「２以上の発明」も同じように解釈できるでしょう。